podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos [los trabajadores] de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente».
Hasta la fecha, una parte importante de los pleitos que, en el ámbito de la competencia desleal, se han planteado invocando la revelación de secretos empresariales se han referido a la actuación de trabajadores o colaboradores de una compañía que, una vez cesan en su trabajo o resuelven su relación profesional, son contratados con un competidor con el fin de hacer valer la experiencia de ese trabajador o colaborador en su nuevo empleo.
Un trabajador, sobre todo un trabajador cualificado, a lo largo de su actividad en la empresa acumula una serie de información sobre la empresa que es fruto de su propia actividad. Habitualmente ese trabajador habrá contribuido al desarrollo de la actividad de la compañía, su esfuerzo habrá ayudado a fortalecer esos elementos de valor, el tantas veces mencionado know how, de la empresa. En la práctica judicial ya se había hecho esta trascendente matización al considerar que:
«.no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador (STS de 24 de noviembre de 2006), reiterando la STS de 21 de febrero de 2012 que “la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescinda absolutamente, como parece pretenderse en este fundamento del recurso, de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo”». Jurisprudencia citada por la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15599).
El empresario tiene la posibilidad de imponer al trabajador cláusulas de confidencialidad que impidan la difusión de la información no sólo durante el tiempo que dura el contrato, sino también cuando se extinguiera la relación profesional. Se permite acudir a cláusulas de no competencia una vez agotada la relación laboral.
Para que estas cláusulas de confidencialidad o de no competencia sean aplicables de modo efectivo es necesario que cumplan con los requisitos formales y materiales previstos en la legislación y jurisprudencia laboral, exigiendo al empleador la retribución especial por la inclusión de estas exigencias que restringen los derechos del trabajador. Si estas cláusulas no respetan la legalidad laboral, deben considerarse nula, nulidad que puede apreciar la propia jurisdicción civil, aunque sea a los meros efectos prejudiciales.
Por último, indicar que si el trabajador interviene en una invención realizada en el marco de su actividad en la empresa, el régimen aplicable a dicha invención no será el de la Ley de Secretos Empresariales, sino el específico de la Ley de Patentes (Título IV, referido a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios).
3.La titularidad del secreto empresarial.
De lo visto hasta ahora, bajo la referencia secreto empresarial se engloban una serie de informaciones y conocimientos de muy variado contenido que se caracterizan por conformar elementos de valor dentro de la actividad empresarial; además, esos elementos son los que permiten que la empresa tenga singularidad en el mercado.
Se trata de un conjunto de conocimientos dispersos que, sin embargo, se aglutinan bajo un concepto uniforme por el hecho de tratarse de conocimientos de acceso restringido y sometidos a medidas de control específicas para garantizar este carácter secreto o reservado.
La Ley atribuye la titularidad de estos secretos al empresario, titularidad que es de naturaleza patrimonial, pero que se materializa en lo que la propia norma establece al entender que la protección prevista en la Ley se dispensará a quien legítimamente ejerza el control sobre los secretos (artículo 1.2). En la Directiva comunitaria no se habla de titular del secreto, sino de poseedor del secreto para identificar a quien ejerza el control legítimo del mismo.
En el tráfico económico ya se le había dado un valor patrimonial al secreto empresarial, el know how de una compañía era un elemento esencial para determinar el precio de venta de la misma cuando se transmitía en globo a un tercero.
El Capítulo III de la Ley española regula esta vertiente patrimonial del secreto. Hay que advertir que este punto no aparece desarrollado en la Directiva, en la que se considera que el secreto comercial tiene un valor patrimonial real o potencial, pero no se fijan las consecuencias de ese pronunciamiento por ser el objeto principal de la Directiva.
El legislador español sí que dedica varios preceptos a precisar el alcance de la trascendencia patrimonial del secreto empresarial en cuatro artículos:
En el primero de ellos se reconoce que el secreto empresarial es transmisible:
«Artículo 4:
El secreto empresarial es transmisible.
En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.»
El segundo hace referencia a la posibilidad de que el secreto empresarial puede ser compartido por varios titulares, hace referencia a la cotitularidad del secreto y al régimen de explotación en casos de cotitularidad. El sistema legal no dista mucho del régimen general que el Código civil establece para la comunidad de bienes, aunque debe destacarse el tercer párrafo del artículo, que regulan un mecanismo excepcional por el que el juez, acudiendo a razones de equidad permita que uno de los comuneros pueda ceder o transmitir los secretos empresariales:
«Artículo 5:
1. El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.
2. Cada uno de los partícipes por sí solo podrá:
a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.
b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.
c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos.
3. La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.»
El régimen normal de transmisión del secreto empresarial será el de licencia, un régimen que es habitual en la transmisión o cesión de otros derechos de propiedad
