Herstellung ungeschützter Vorrichtungen, die zusammen mit geschützten in den Verkehr gebracht werden und zur Verwendung der Erfindung erforderlich sind, nicht aber zum Gegenstand der Erfindung gehören.53 Dies bedeutet, dass auch die Ausbesserung erfindungsfunktionell wesentlicher Teile einer geschützten Gesamtvorrichtung insbesondere dann keine Patentverletzung ist, wenn es sich um Verschleißteile handelt, die im Verhältnis zur Gesamtvorrichtung von untergeordneter Bedeutung sind. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof die Instandsetzung einzelner schadhafter Stellen von patentierten Rinnenschüssen durch Schweißarbeiten als nicht patentverletzend angesehen.54 Die Erneuerung wesentlicher Teile, die den Kern der Erfindung bilden, würde jedoch unzulässig sein.55
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Für den Lizenzvertrag sind diese Gesichtspunkte insofern von Interesse, als der Lizenznehmer bei Stück- oder Umsatzlizenzen für Handlungen, die eine Patentverletzung darstellen würden, falls keine Lizenz erteilt wäre, Lizenzgebühren zahlen muss, es sei denn, dass sich aus dem Lizenzvertrag ergibt, dass solche Handlungen gebührenfrei sind. Die von Lindenmaier gegebene Übersicht soll die Lösung der Frage, wann in einer Instandsetzung eine patentverletzende Handlung liegt, erleichtern. Trotzdem ergeben sich zahlreiche Zweifelsfälle, die schwer zu entscheiden sind. Deshalb empfiehlt es sich, in Verträgen, die sich auf Lizenzgegenstände beziehen, bei denen der Ersatz oder die Reparatur wirtschaftlich ins Gewicht fallen kann, ausdrückliche Vereinbarungen darüber zu treffen, welche Handlungen lizenzpflichtig sind und welche nicht, um Zweifelsfälle auszuschalten. Man wird dabei berücksichtigen müssen, ob die Reparatur kostenlos oder gegen Bezahlung erfolgt. Es dürfen allerdings nicht Handlungen, die einwandfrei keine Patentverletzung darstellen, als lizenzpflichtig bezeichnet werden, denn hierin läge eine Ausdehnung des Patents, die kartellrechtlich unzulässig ist. Es gelten hierfür ähnliche Grundsätze wie für Vereinbarungen über den Schutzumfang.56
5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Maschinen, die aus geschützten und gemeinfreien Teilen bestehen
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Wird die Lizenz für eine Maschine erteilt, von der nur einige Teile geschützt sind, während andere gemeinfrei sind, so empfiehlt es sich, bei Vereinbarung einer Umsatzlizenz unmissverständlich festzulegen, auf welche Bezugsgröße sich die Lizenz bezieht, d.h. ob die Lizenz vom Wert der patentierten Teile oder vom Wert der gesamten Maschine zu zahlen ist. Entscheidend für die hier vorzunehmenden Überlegungen ist die Bedeutung des geschützten Teils im Rahmen des Gesamterzeugnisses.57 Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Lizenzsatz im Allgemeinen niedriger anzusetzen ist, wenn die gesamte Maschine als Bezugsgröße gewählt wird, das lizenzierte Schutzrecht aber nur einen Teil davon betrifft.58 Berechnet man die Lizenz, wie oben vorgeschlagen,59 von dem Entgelt der Maschine, so können insofern keine Schwierigkeiten auftreten, es sei denn, dass die patentierten Teile bei der Herstellung der Maschine durch andere ersetzt werden. Hier gelten die oben erwähnten Gesichtspunkte.
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Schwieriger ist die Situation, wenn in dem Lizenzvertrag keine klaren Bestimmungen darüber getroffen worden sind, nach welchen Bezugsgrößen die Lizenzgebühr zu berechnen ist.
In seiner Entscheidung vom 15.2.193860 spricht das Reichsgericht aus, dass bei der Beurteilung der Frage, welche Teile bei der Berechnung der Lizenzgebühr bei einer zusammengesetzten Anlage in Betracht zu ziehen sind, stets der durch Auslegung der Lizenzvereinbarung zu ermittelnde Wille der Vertragschließenden ausschlaggebend ist. In der Entscheidung vom 17.11.193961 legt es einen Lizenzvertrag über eine Röntgenröhre dahin aus, dass der Lizenzgeber die Lizenzgebühr vom Preis der unter Rechtsschutz fallenden Teile der Röhre unter allen Umständen erhalten solle, gleichgültig, ob diese zu einer Einheit zusammengefasst oder getrennt in Verkehr gebracht werden, dass er dagegen eine Lizenzgebühr für neutrale Teile nur insoweit erhalten solle, als sie mit den patentgeschützten zu einer technischen und wirtschaftlichen Einheit vereinigt waren. Es sei kein Anhaltspunkt dafür vorhanden, dass der Lizenzgeber auch von den neutralen Teilen eine Lizenzgebühr erhalten solle, wenn eine im Zuge der technischen Entwicklung eingetretene Ausgestaltung der Ausführungsform zu einer anderen Ausgestaltung der Röhre führte. Dieser Fall wäre wohl anders zu beurteilen, wenn hinsichtlich der nicht geschützten Teile Betriebsgeheimnisse mitgeteilt worden wären.62
Auch der Bundesgerichtshof verweist in einer Entscheidung, bei der es um die Frage des Schadensersatzes in Form einer Lizenzgebühr geht, darauf, dass bei einer zusammengesetzten Anlage, von der nur ein Teil patentiert ist, in erster Linie die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind.63 Als wesentliche Gesichtspunkte, die zu berücksichtigen sind, werden in diesem Zusammenhang u.a. anzusehen sein, ob der geschützte Gegenstand mit der bisherigen Anlage im Allgemeinen zusammen geliefert wird, eine wirtschaftliche Einheit gebildet wird, durch die geschützte Vorrichtung der Wert der gesamten Maschine erheblich gesteigert wird, die Gesamtanlage durch die geschützte Vorrichtung ihr kennzeichnendes Gepräge erhält, der geschützte Teil das „Hauptstück“ des damit zu einem „neuen“ Gerät werdenden Gesamtaggregates ist oder die Verwendung der patentierten Erfindung wenigstens eine konstruktive Anpassung auch der anderen Teile des Gesamtaggregates erforderlich macht.
Wird daher eine Stücklizenz vereinbart, sollte überlegt und festgelegt werden, ob auf die patentierten Teile oder das gesamte Produkt, bei dem die patentierten Teile verwendet werden, abgestellt werden soll. Wird auf das gesamte Produkt abgestellt, so sollte auch noch festgelegt werden, was zu geschehen hat, wenn der Lizenznehmer lediglich patentierte Teile herstellt und vertreibt.
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Interessante Ausführungen über die Berechnung, je nachdem, ob auf die gesamte Maschine oder nur auf ein einzelnes Teil abgestellt wird, finden sich auch in einem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle des Deutschen Patentamtes in einer Arbeitnehmererfindersache.64
6. Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen
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Wird dem Lizenznehmer nicht lediglich die Benutzung des Schutzrechtes gestattet, sondern werden ihm noch besondere Informationen erteilt und ihm ggf. auch zusätzliche Zeichnungen und Unterlagen geliefert, so wird häufig vereinbart, dass neben einer Stück- oder Umsatzlizenz eine einmalige Zahlung für die Überlassung dieser Unterlagen zu erfolgen hat.65 Dabei wird eine Rückforderung dieses Betrages, gleichgültig aus welchem Grund, meist ausgeschlossen.66 Dies gilt auch bei einer späteren, ggf. erforderlich werdenden vorzeitigen Auflösung des Vertrages.67
Solche Abmachungen finden sich sowohl in Know-how-Verträgen68 als auch insbesondere in kombinierten Verträgen, d.h. wenn ein Schutzrecht lizenziert und daneben zusätzlich das Know-how vergeben wird. In beiden Fällen gibt der Lizenzgeber sein Geheimnis mit der Auslieferung der Unterlagen preis, was für ihn erhebliche Gefahren, insbesondere auch im Auslandsgeschäft, mit sich bringt.69 Hinzu kommt, dass im Auslandsgeschäft der Transfer von Lizenzgebühren gelegentlich unterbrochen wird.
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Eine Anrechnung dieser einmaligen Zahlungen auf die Umsatz- oder Stücklizenz findet in der Regel nicht statt, es sei denn, es sind diesbezügliche ausdrückliche Vereinbarungen getroffen worden. Hierdurch soll zum Ausdruck gebracht werden, dass diese Zahlung für die Überlassung der Unterlagen und Informationen zu leisten und daher vom Bestand des Lizenzvertrages unabhängig ist.
7. Fälligkeit
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Von der Entstehung des Anspruchs ist die Fälligkeit zu unterscheiden. Beide können zusammenfallen. Dies ist in der Regel der Fall bei Lizenzgebühren, die in einmaligen oder fortlaufenden Zahlungen bestehen und die von der Produktion oder vom Umsatz unabhängig sind.70
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