etwa 10 Mio. Dollar, FAZ v. 16.11.1990. Der Photoapparate-Produzent Minolta sollte für die unberechtigte Nutzung von Autofocus-Patenten 127, 5 Mio. Dollar Lizenzgebühren an die Fa. Honeywell zahlen, Innovation&Management, 1992, 55. Honeywell erhält nun 240 Mio. Dollar, Süddeutsche Zeitung v. 25.8.1992. Ein anderer Fall betrifft die Firma Genentech, die im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs in einem Patentverletzungsrechtsstreit an die Universität von Kalifornien in San Francisco 200 Mio. Dollar zahlte, Süddeutsche Zeitung v. 30.11.1999. Bei einem gravierenden Fehlverhalten können in den USA sog. punitive oder exemplary damages neben dem eigentlichen Schadensersatz (= Lizenzgebühr) zuerkannt werden. Der Verfasser war selbst an einem Verfahren beteiligt, in dem der US-Verletzer zu dreifachem Schadensersatz verurteilt wurde. Es ging immerhin insgesamt um eine Zahlung von 80 Mio. DM; vgl. zur Zustellung einer US-punitive-damages-Klage NJW 1994, 3281 m.w.N. Weitere aktuelle Fälle aus 2004: Lizenzgebühr für PKW-Armaturentafel 1,25–1,5 %; Psion erhält von Nokia eine einmalige Gebühr (137,1 Mio. EUR) sowie eine Lizenzgebühr von 1,23 EUR für jedes in 2004/2005 verkaufte Symbian-Gerät, VDI-Nachrichten, 13.2.2004; zum „Reach-Through Licensing“ Wolfram, Mitt. 2003, 57ff., 61ff. m.w.N. und Backhaus, GRUR Int. 2005, 359ff.; vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 15 zu § 13; Nieder, Mitt. 2001, 400ff. und Schulte, Rn. 12 zu § 13 und § 139, Rn. 88ff., 109ff.; siehe auch die Richtlinie 2004/48/EG v. 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 195, 2.6.2004, 16ff. = GRUR Int. 2004, 615ff. und dort Art. 13 Abs. 1b), der „mindestens“ der angemessenen Lizenzgebühr entspricht; dazu Ellard, CRi 2004, 65ff.; Dreier, GRUR Int. 2004, 706ff.,707, Knaak, GRUR Int. 2004, 745ff. und Haft/Donle/Ehlers/Nack, GRUR Int. 2005, 403ff.; Kämper, Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, GRUR Int. 2008, 539ff.; Tetzner, Der Verletzerzuschlag bei der Lizenzanalogie, GRUR 2009, 6ff. Fälle aus 2005/2006: Aufrüstung im Streit der Patente, Heuzeroth, Welt am Sonntag, 14.12.2005 (es geht insbes. um den Patentverletzungsstreit NTP./. RIM „Blackberry“, der letztlich zu einer Zahlung von 612,5 Mio. Dollar an NTP in 2006 führte). Vgl. dazu auch Benkard, PatG, Rn. 123ff. zu § 15. Trimborn, Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitt. 2009, 257ff., der die ab 1995 veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und Einigungsvorschläge der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim DPMA nach Branchen ausgewertet hat. Toyota muss Paice LLC für die Verletzung eines Patents (hybrid vehicle technology) für jeden verkauften Prius Highlander und Lexus RX 400h US $ 98 zahlen. Siehe auch Stasik, Royalty Rates And Licensing Strategies For Essential Patents On LTE (4G) Telcommunication Standards, Les Nouvelles 2010, 114ff., der eine Übersicht von ETSI-Declarations der entsprechenden Anbieter (Quelle ETSI 2010) bei Essential Patents, also für den LTE Standard wesentlichen Patenten darstellt (je nach Anzahl der Essential Patents Lizenzgebührenrahmen von 1–3,25 % /Handset). Aufgrund eigener Erfahrungen und aufgrund von Literaturangaben ist der Lizenzgebührenrahmen bei Essential Patents weiter: 0,5–4 % (wie bei GSM). Trimborn, Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmererfindungsrecht ab 2011 – Teil II, Mitt. 2011, 74ff., 76; siehe auch die anschauliche Darstellung von Philips zum LED-Lizenzprogramm: https://www.ip.philips.com/licensing/> Licensing Programs (zuletzt abgerufen am 6.2.2020). Jack Schofield (Jack’s Blog), www.zdnet.com, 31.5.2014, Patent insanity: Royalty fees could reach $ 120 on a $ 400 smartphone; Edwards, Effective Royalty rates In Biopharma Alliances: What They Are & Why Use Them In Negotiations, Les Nouvelles 2017, 6ff.; Bär/Ballestrem, Bewertung von geistigem Eigentum, insbesondere bei Veräußerung/Lizenzierung im Zeitalter von BEPS – Aufgabe des Fremdvergleichsgrundsatzes?, Mitt. 2018, 437ff.; www.iam-market.com, 2019 – Via Licensing revises royalty rates in effort to appeal to SMEs and Asian wireless device makers. Der Patentpoolverwalter Avanci, der (auch) im Automotive-Bereich SEPs verwaltet, bietet auf seiner Webseite (avanci. com) folgende Lizenzgebühren für die Nutzung der von ihm verwalteten SEPs „je Auto („vehicle“) an: eCall only: $3/vehicle, 3G (includes 2G and eCall): $ 9/vehicle, 4G (includes 2G/3G and eCall): $ 15/vehicle: Avanci wurde u.a. vom ehemaligen Leiter der Patentabteilung von Ericsson gegründet.
3. Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung
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Denkbar ist es, dass die Lizenzgebühr völlig unabhängig vom Umsatz oder von der Produktion festgesetzt wird, indem für einen bestimmten Zeitraum ein fester Betrag zu zahlen ist oder nur eine einmalige Zahlung zu erfolgen hat. Dies ist jedoch selten. Ist es der Fall, so muss festgelegt werden, wann die Zahlung zu erfolgen hat. Die Parteien ersparen sich durch die Festlegung eines einmaligen Beitrags zwar eine Menge Verwaltungsaufwand. Andererseits kann es zu Überraschungen kommen, wenn die Umsatzerwartungen entweder positiv oder negativ verlaufen, so dass immer eine Partei das Nachsehen hat.
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Neben der Vereinbarung einer Pauschallizenzgebühr für den gesamten Vertrag wird bei Lizenzverträgen häufig neben z.B. einer Stücklizenz eine einmalige Zahlung vereinbart. Für diese einmalige Zahlung haben sich unterschiedliche Bezeichnungen herausgebildet, aus denen sich teilweise auch schon die Funktion dieser einmaligen Gebühr ableiten lässt.
Als Bezeichnungen lassen sich hier antreffen: Grundlizenzgebühr, Grundzahlung, einmalige Pauschalgebühr, Abschlussgebühr, Vorwegvergütung, lump sum, down payment oder À-fond-perdu-Zahlung.3 Die Funktion einer solchen einmaligen Zahlung kann sehr unterschiedlich sein. Sie geht von der Vergütung für die Übergabe von Unterlagen oder von Know-how4 bis zu einer Zahlung für die Bereitschaft zum Vertragsabschluss als solchem, also einer Abschlussgebühr.5 Für den Lizenzgeber hat eine solche einmalige Zahlung den Vorteil, dass der Lizenznehmer in angemessener Weise insbesondere an den Entwicklungskosten sowie an den Schutzrechtsaufwendungen des Lizenzgebers beteiligt wird.6
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Es ist im Übrigen auch denkbar, dass die einmalige Zahlung auf später zu zahlende Lizenzgebühren, die z.B. als Stücklizenz erbracht werden, ganz oder teilweise angerechnet wird. In diesem Fall wäre sie mit einer Art Mindestlizenz vergleichbar. Soweit eine derartige Anrechnung auf eine zusätzlich vereinbarte Stücklizenz oder Umsatzlizenz vorgenommen werden soll, bedarf es allerdings regelmäßig einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung.
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Ebenso dürfte es sich regelmäßig empfehlen, im Vertrag festzulegen, ob die Lizenzgebühr bei vorzeitiger Auflösung des Vertrages zurückzuzahlen ist oder nicht. Bei Fehlen einer solchen Vereinbarung wäre nach dem Gesamtzusammenhang des einzelnen Vertrages festzustellen, welche Funktion die einmalige Pauschalgebühr haben soll mit der Konsequenz, dass die Gefahr einer Auseinandersetzung besteht.7
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Was die Höhe derartiger einmaliger Pauschalgebühren betrifft, lassen sich keine festen Werte festlegen. Die Höhe hängt in erster Linie von der Funktion der zu zahlenden Pauschalgebühr ab, d.h. ob sie z.B. als Entgelt für die gesamte Lizenzgebühr oder aber z.B. nur für überlassenes Know-how usw. gedacht ist. In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs8 wurde neben einer 4 %igen Lizenzgebühr eine Pauschalgebühr von 20.000 DM vereinbart, in einer weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs ging es sogar um einen Pauschalbetrag von 500.000 DM.9 Der Autor dieses Abschnitts hat bisher Pauschalbeträge von bis zu 80.000.000 US-Dollar erlebt.
3 Vgl. dazu mit Nachweisen Vollrath, GRUR 1983, 52, 53; Henn, S. 157. 4 Vgl. dazu auch unter Rn. 42f. 5 Vgl. BGH, 5.7.1960, GRUR 1961, 27. 6 Vgl. Heine, GRUR 1961, 29; Vollrath, GRUR 1983, 52, 53; Henn, S. 130ff.; OLG Düsseldorf, 31.8.2006, Mitt. 2007, 143ff. mit Anm. Kreuzkamp. 7 Vgl. dazu OLG München, 18.11.1954, GRUR 1956, 413; BGH, 5.7.1960, GRUR 1961, 27 = BB 1960, 998; Henn, S. 132ff. 8 GRUR 1961, 27. 9
