Zahlung einer bestimmten Summe (z.B. sog. lump sum) vereinbart, so war in jedem Einzelfall festzustellen, ob der Lizenznehmer nach dem beiderseitigen übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien hinsichtlich dieser Zahlung das Risiko eines Fortfalls des Schutzrechtes zu übernehmen hatte. Ergaben sich hierfür keine besonderen Anhaltspunkte, so konnte man dies verneinen und daher dem Lizenznehmer ein Rückforderungsrecht für einen Betrag einräumen, der zu dem Gesamtbetrag in demselben Verhältnis stand wie die vereinbarte Dauer des Lizenzvertrages zu der Zeit bis zur Auflösung des Vertrages.73
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Hatten die Vertragspartner vereinbart, dass neben fortlaufenden Gebühren eine einmalige Zahlung zu erfolgen hatte, so kam es darauf an, welchen Charakter die einmalige Zahlung nach dem Willen der Parteien haben sollte. Häufig lag in einer derartigen einmaligen Zahlung nur ein Entgelt für die Übergabe von Zeichnungen, Modellen, für die Mitteilung besonderer Erfahrungen bei der Herstellung und dgl. oder auch für die Zurverfügungstellung des Patents überhaupt.74 In diesen Fällen verblieb der ganze Betrag dem Lizenzgeber.
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Hatte die Zahlung dagegen Gebührencharakter, so waren die oben angegebenen Grundsätze für einmalige Zahlungen, neben denen keine fortlaufenden Gebühren entrichtet werden, anzuwenden. Es ergab sich also, dass die allgemeine Berechnung des Rückforderungsanspruchs pro rata temporis zu erfolgen hatte, jedoch kann den besonderen Umständen des Falles etwas anderes zu entnehmen sein. Dies konnte z.B. zutreffen, wenn der Lizenznehmer in den ersten Jahren noch keinen ausreichenden oder nur geringen Gewinn erzielt hatte, weil die Umstellung seines Betriebes, die Anschaffung neuer Maschinen oder die zur Einführung des neuen Artikels erforderliche Werbetätigkeit in dieser Zeit erhöhte Aufwendungen notwendig machten, die Gebühren aber schon im Hinblick auf die Rentabilität in späteren Jahren berechnet wurde. Es konnte aber auch umgekehrt sein, dass gerade zu erwarten war, dass die ersten Jahre besonders gewinnbringend wären, sei es, dass zu befürchten war, dass das Patent durch die Entwicklung entwertet wurde oder dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse änderten. Auch dies war zu berücksichtigen. Dabei kam es jedoch darauf an, was die Parteien bei Vertragsschluss vorausgesetzt hatten. Hatten sich die Verhältnisse entgegen den Erwartungen der Parteien geändert, so hatte dies keinen Einfluss auf die Bemessung der Rückforderungsansprüche.
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Schwierig war die Rechtslage, wenn das Patent nur zum Teil nichtig war. Hier war zu prüfen, inwieweit die Lizenz dadurch beeinträchtigt wurde. Es war z.B. auch denkbar, dass keine Beeinträchtigung des Rechtes des Lizenznehmers erfolgte. Der Anspruch auf die Gebühren blieb dann in vollem Umfang erhalten. Wurde dagegen durch die Teilnichtigkeit die Lizenz in ihrem Wert gemindert, so minderten sich die Gebührenansprüche des Lizenzgebers entsprechend. Trat eine Entwertung in einem Umfang ein, durch den es für den Lizenznehmer unzumutbar wurde, am Vertrag weiter festzuhalten, so stand die teilweise Unmöglichkeit einer völligen Unmöglichkeit gleich.75
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Der Bundesgerichtshof betonte mit Recht, dass in einer Teilnichtigkeit eines Patentes eine erhebliche Beeinträchtigung der Stellung eines ausschließlichen Lizenznehmers liegen kann, weil der Teil des Patentes, der diese Schwäche hat, von anderen zu Wettbewerbshandlungen ausgenutzt werden kann.76 Es hing daher in hohem Maße von den zu treffenden tatsächlichen Feststellungen ab, ob die Teilnichtigkeit des Patentes eine erhebliche Beeinträchtigung der Position des Lizenznehmers bedeutete, so dass die ursprünglich vereinbarten Bedingungen des Lizenzvertrages dementsprechend zu ändern waren. Bei einer Teilvernichtung kam es daher auf den Umfang der Beeinträchtigung des Lizenznehmers an, der je nach Grad der Beeinträchtigung entweder kündigen oder mindern konnte oder voll weiterleisten musste.
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In der Regel konnte dem Lizenzgeber die Haftung für den Schaden, der dem Lizenznehmer durch den Fortfall seiner Vorzugsstellung erwächst, nicht auferlegt werden, weil es bei Vertragsschluss meist nicht möglich war festzustellen, ob ein Schutzrecht von Bestand sein wird oder nicht. Hier zeigte sich der schon oben erwähnte Charakter eines Lizenzvertrages als Risikogeschäft.
Anders war es nur, wenn sich ergab, dass den Lizenzgeber ein Verschulden traf. Dies konnte der Fall sein, wenn er den Rechtsstreit über die Nichtigkeit nachlässig geführt hatte. Er haftete dann nach § 325 BGB a.F. Es kam jedoch kein Rücktrittsrecht, sondern nur ein Kündigungsrecht in Betracht, weil es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelte. War andererseits dem Lizenznehmer bekannt, dass das Schutzrecht anfechtbar war, so konnte er keine Ersatzansprüche geltend machen, wenn er den Vertrag trotzdem geschlossen hatte.
Es empfahl sich, über die Wirkung der Vernichtung von Schutzrechten auf den Lizenzvertrag Vereinbarungen zu treffen. Hier wurde häufig vereinbart, dass vor der Nichtigerklärung bezahlte oder fällige Lizenzgebühren nicht mehr zurückverlangt werden können.77 Wenn auch davon auszugehen war, dass mit Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren regelmäßig entfällt, konnte es bei Lizenzverträgen, bei denen der Lizenzgeber neben dem Schutzrecht noch zusätzliche Informationen und dgl. erhalten hatte, gerechtfertigt sein zu vereinbaren, dass die Gebührenpflicht des Lizenznehmers zumindest insofern unverändert bestehen blieb.
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Verschiedentlich stellte sich erst nach Abschluss eines Lizenzvertrages heraus, dass ein Schutz in dem von den Parteien angenommenen Umfang nicht besteht. Dies konnte der Fall sein, wenn die Parteien fälschlich einen zu weiten Schutzumfang angenommen hatten oder wenn der Schutzumfang in einem Verletzungsprozess eingeschränkt wurde. Einen solchen Fall betrafen die Entscheidungen des Reichsgerichts vom 18.11.191178 und vom 10.10.1931.79 Das Reichsgericht vertrat hier die Auffassung, dass der Lizenzvertrag nichtig sei, wenn sich nachträglich herausstelle, dass die Parteien einen zu weiten Schutzumfang zugrunde gelegt haben.
In Abweichung von den oben erwähnten Entscheidungen hatte das Reichsgericht in einer Entscheidung dem Lizenznehmer nur ein Kündigungsrecht für die Zukunft eingeräumt.80 Es handelte sich dabei um eine Lizenz für ein Dacharbeiterschutzgerät. Die Vertragspartner gingen davon aus, dass das Gerät geschützt sei. Der Schutz bezog sich jedoch nur auf das Gerät mit bestimmten Befestigungsmitteln. Das Reichsgericht führte dazu aus, durch die Ausbeutung des hier in Frage stehenden Gebrauchsmusters sei für das ganze Gerät ein tatsächlicher Zustand eingetreten, durch den der Lizenznehmer gewerbliche Vorteile finden konnte. Das Reichsgericht gewährte dem Käufer eines Gebrauchsmusters, das nicht den ihm zugeschriebenen, sondern nur einen geringeren Umfang hatte, ein ex nunc wirkendes Rücktrittsrecht.81
Der BGH vertrat die Auffassung, dass die Fälle nachträglicher Patentbeschränkung entsprechend denjenigen einer teilweisen Vernichtung des Patents zu behandeln sind. Im konkreten Fall hatte dies zu einer Minderung der Lizenzgebühr geführt.82 Der BGH folgte somit der Auffassung, die schon in der ersten Auflage dieses Buches vertreten wurde und die auch in der Literatur herrschend war, wonach nämlich die Nichtigkeit von Patenten und die Beschränkung des Schutzumfangs nach denselben rechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen waren.83
Hatten die Vertragspartner einen Lizenzvertrag geschlossen, durch den Meinungsverschiedenheiten über den Schutzumfang im Vergleichswege beseitigt werden sollten, so war es unbeachtlich, wenn sich nachträglich herausstellte, dass das Schutzrecht nur einen geringeren Umfang hatte.84 Überhaupt kam es darauf an, in welchem Maß der Schutzumfang von dem, den die Parteien angenommen haben, abwich.
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002
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Auch bei nachträglicher Unmöglichkeit und nachträglichem Unvermögen und allen anderen Arten der Unmöglichkeit gilt § 275 Abs. 1 BGB.85 § 275 Abs. 4 BGB verweist daher wieder auf die Gläubigerrechte gemäß §§ 280, 283–285, 311a, 326 BGB. Schadensersatzansprüche bestimmen sich daher letztlich nur nach § 280 BGB und nach § 311a Abs. 2 BGB. Im Fall der Unmöglichkeit ist die gemäß § 281 BGB
