den Vertragspartnern kann es sich daher empfehlen, Vereinbarungen darüber zu treffen, welchen Schutzumfang die Vertragspartner zugrunde legen. Häufig sollen gerade auch durch einen Lizenzvertrag Streitigkeiten über den Schutzumfang beseitigt werden.206 Hierbei werden meist nicht ausdrückliche Zusicherungen, sondern Formulierungen verwendet wie z.B. „wird von der Erfindung gedeckt“, „ist mitgeschützt“ u.Ä.
Derartige Vereinbarungen über den Schutzumfang des lizenzierten Rechtes sind grundsätzlich zulässig.207 Dies gilt jedenfalls, wenn beide Parteien in der Vorstellung handelten, den Schutzbereich des Schutzrechtes nur klarzustellen und nicht zu erweitern oder ein offenbar vernichtbares Patent aufrechtzuerhalten.208
190 §§ 17, 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG, § 14 Gebrauchsmustergesetz. 191 Für die herrschende Meinung vgl. z.B. Klauer/Möhring, PatG, Rn. 79 zu § 9; Lüdecke/Fischer, C 85; Rasch, S. 53 und Henn, Rn. 273 f.; ebenso wie hier Kraßer, GRUR Int. 1982, 324, 330; Benkard, PatG, Rn. 152 zu § 15. 192 Vgl. dazu unter Rn. 266 f., 270. 193 RGRK, Rn. 1 zu § 545; Palandt/Weidenkaff, Anm. 1 zu § 536c; Henn, Rn. 273. 194 § 581 Abs. 2 BGB, vgl. dazu Palandt/Weidenkaff, Anm. 7, Einführung vor § 581 BGB; RGRK, Rn. 1 zu § 545; Henn, Rn. 273. 195 NJW 1970, 1503. 196 Vgl. dazu RGRK, Rn. 33 zu § 581. 197 Vgl. Rn. 365. 198 Vgl. auch Kraßer, GRUR Int. 1982, 334, der die Informationspflicht des Lizenznehmers als ein Gebot billiger Rücksichtnahme ansieht. 199 Für den einfachen Lizenznehmer vgl. RG, 17.9.1913, RGZ 83, 93, 95; Benkard, PatG, Rn. 101 f. zu § 15; zur Aktivlegitimation des ausschließlichen Lizenznehmers vgl. Lüdecke/Fischer, Bem. C 108; Kraßer, GRUR Int. 1982, 324, 334; vgl. dazu im Einzelnen auch unten Rn. 365 und Pagenberg/Beier, S. 284 ff.; Henn, Rn. 273. 200 Vgl. die Entscheidung des District Court, D. California central div., 16.9.1955, Panaview door and Window Co. v. van Ness et al. 107 USPQ 31, GRUR Int. 1955, 570, in der das Gericht ausspricht, dass die Tatsache, dass der Kläger eine ausschließliche Lizenz hat, zur Klageerhebung nicht ausreiche, es sei vielmehr erforderlich, dass auch die Genehmigung des Lizenzgebers vorliege; Pagenberg/Beier, S. 284 ff.; US Court of Appeals for the federal Circuit, 9.11.2018 – Arista Networks, Inc. V. Cisco Systems, Inc., GRUR Int. 2019, 382 ff., keine Assignor Estoppel im IPR-Verfahren. 201 Vgl. unten Rn. 388; Henn, Rn. 143 ff. 202 Vgl. unten Rn. 407; Henn, Rn. 153, 162. 203 H. M., vgl. z.B. BGH, 2.3.1956, GRUR 1956, 264 ff.; BGH, 30.11.1967, GRUR Int. 1969, 31, 33; a.A. Kraßer, GRUR Int. 1982, 324, 333, der eine lizenzvertragsimmanente Nichtangriffspflicht annimmt. 204 § 17 Abs. 2 Nr. 3 a.F., vgl. Rn. 557, 781 ff., 795 ff.; Stoffmehl, S. 203 ff.; vgl. auch EPA, 13.5.1992, ABl. EPA 1992, Heft 12, 747 zur Zulässigkeit eines Einspruchs bei einer Nichtangriffsverpflichtung = GRUR Int. 1993, 486 f., und Pitz, Mitt. 1994, 239 ff.; BPatG, 12.4.1995, GRUR 1996, 480 f.; BPatG, 26.3.1996, GRUR Int. 1997, 631 ff. 205 Vgl. Rn. 582 ff. und auch BGH, 21.2.1989 „Kaschierte Hartschaumplatten“, GRUR Int. 1991, 734; Bartenbach, Rn. 2100 ff.; US Supreme Court, 9.1.2007, Mitt. 2007, 145 ff. mit Anm. Swanson, und BGH, 24.4.2007, GRUR 2007, Heft 7, VI.; siehe auch OLG Hamburg, 16.2.2017, GRUR 2017, 952 – TV-Untertitel; Knaak, GRUR-Prax 2016, 274; Lehmann, MarkenR 2017, 241 ff. und auch Klawitter, GRUR-Prax 2017, 115 ff. und Kirchhoff, GRUR 2017, 248 ff. 206 Vgl. Rn. 10. 207 Vgl. dazu auch Bartenbach, Rn. 197 ff.; Benkard, PatG, Rn. 202 zu § 15. 208 BGH, 7.12.1978, GRUR 1979, 308; zur kartellrechtlichen Problematik vgl. unten Rn. 537 ff., 548 ff., 582 ff.; Stoffmehl, S. 203 ff.
VIII. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages
1. Beendigung der Tätigkeit
216
Grundsätzlich hat der Lizenznehmer die Verwertung des Schutzrechtes einzustellen, wenn der Lizenzvertrag ausgelaufen ist. Eine weitere Benutzung würde eine Verletzung des Schutzrechtes darstellen.
217
Soweit das Schutzrecht nach Beendigung des Lizenzvertrages weiterbesteht, steht dem Lizenznehmer ein sog. Auslaufrecht zu. Bei weiterbestehendem Patentschutz z.B. dürfen Gegenstände, die während der Vertragszeit vertragsgemäß hergestellt wurden, noch veräußert und in den Verkehr gebracht werden; bei Vertriebslizenzen darf der Lizenznehmer die zur Zeit des Vertrages vorhandenen Erzeugnisse noch verkaufen.209
218
Für die Zeit nach dem Erlöschen des Schutzrechtes sind vertragliche Bindungen des Lizenznehmers, die die Freiheit der Benutzung der vorher geschützten Erfindung einschränken, regelmäßig aus kartellrechtlichen Gründen nicht zulässig.210 Ausnahmen können sich ergeben, wenn gleichzeitig Betriebsgeheimnisse des Lizenzgebers weiterbenutzt werden oder aber sog. Längstlaufklauseln vereinbart wurden.211
2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen
219
Nach Beendigung des Lizenzvertrages hat der Lizenznehmer grundsätzlich alle ihm zur Herstellung und Verwertung überlassenen technischen und betriebswirtschaftlichen Unterlagen herauszugeben.212 Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Schutzrecht nach Beendigung des Lizenzvertrages fortbesteht oder der Gegenstand geheim ist bzw. die Unterlagen Geheimnisse enthalten. Diese Geheimnisse sind dem Lizenznehmer anvertraut mit der Maßgabe, dass er sie während des Bestehens des Vertrages im Rahmen seiner Lizenz verwerten darf. Diese Befugnis verliert er jedoch mit Beendigung des Vertrages. Eine weitere Verwertung würde einen Verstoß gegen § 18 UWG darstellen. Dies gilt jedoch nur so lange, wie das in den Unterlagen enthaltene Geheimnis auch nach Beendigung des Lizenzvertrages nicht offenkundig geworden ist.213 Ein Geheimnis ist nämlich nur so lange ein solches, wie es nicht offenkundig, d.h. beliebigem Zugriff preisgegeben ist. Wann dies der Fall ist, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden.214
220
Der Bundesgerichtshof hat z.B. im Falle eines chemischen Präparates entschieden, dass erst dann von einer sog. Offenkundigkeit gesprochen werden kann, „wenn dem Fachmann nicht nur offenkundig ist, aus welchen Stoffen das Medikament besteht, sondern auch in welchem Mengen- und Gewichtsverhältnis diese zu verwenden sind, welche Beschaffenheit im Einzelnen sie aufweisen müssen und wie das Herstellungsverfahren abläuft“.215 Dementsprechend werden z.B. durch den Verkauf einer komplizierten Maschine deren Herstellungsverfahren und Konstruktion nicht ohne Weiteres offenkundig, selbst wenn der Erwerber sich mit ihren Besonderheiten durch Zerlegen vertraut machen kann.216
221
Soweit dem Lizenznehmer im Übrigen neben dem lizenzierten Schutzrecht auch geheimes Know-how überlassen wurde, versteht sich, dass der Lizenznehmer auch nach Beendigung des Lizenzvertrages geheimhaltungspflichtig bleibt. Insoweit bestehen
