zuzubilligen.71
Bueb72 nimmt an, dass in dem Fall, in dem der Schaden des Patentinhabers nicht erwiesen werden kann, es aber feststeht, dass allen Nutzungsberechtigten ein Schaden entstanden ist, der Schadensersatzanspruch in den Zweigrechten (Lizenz) entsteht. Aus dem Grundgedanken der §§ 6, 9, 24, 47 PatG ergebe sich, dass alle entstandenen Ansprüche nur gemeinsam vom Patentinhaber geltend gemacht werden können.
Reimer gibt zu erwägen, ob nicht der Patentinhaber auch in solchen Fällen, in denen durch die von einem Dritten begangene Patentverletzung dem einfachen Lizenznehmer ein Auftrag entgangen ist, oder in denen festgestellt wird, dass entweder der Patentinhaber oder der einfache Lizenznehmer durch die Patentverletzung eine Absatzminderung erlitten hat, den Schadensersatz unter dem Gesichtspunkt des entgangenen Gewinns berechnen kann und dann – je nach den Umständen des Einzelfalls – verpflichtet ist, einen Teil des vom Verletzer gezahlten Schadensersatzbetrages oder evtl. sogar den ganzen Betrag an den Inhaber der einfachen Lizenz abzuführen.73
Fischer74 will unter Hinweis auf den Bundesgerichtshof über das Institut der sog. Schadensliquidation im Drittinteresse den Patentinhaber ermächtigen, den Schaden des einfachen Lizenznehmers zu verlangen.75 Dieser Weg hätte den Vorteil, dass der Patentinhaber für die Drittschadensliquidation keiner Ermächtigung bedürfte und den Schaden des einfachen Lizenznehmers ohne Weiteres geltend machen könnte. Der ohne Frage interessante Ansatz erscheint jedoch problematisch, da die angeführte Bundesgerichtshof-Entscheidung einen Sonderfall beinhaltet76 und die von der Rechtsprechung herausgearbeitete typische Fallkonstellation der Drittschadensliquidation, wie z.B. die Vereinbarung der Maßgeblichkeit von Drittinteressen, mittelbare Stellvertretung, Treuhandverhältnisse usw.,77 nicht prinzipiell vorliegen wird. Auch die für das Institut typische Schadensverlagerung78 ist nicht gegeben, da der Patentinhaber oft auch selbst einen eigenen Schaden haben wird.79
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Eine in allen Punkten befriedigende Lösung ist daher – soweit ersichtlich – bisher noch nicht gefunden worden. Unter Umständen kann man sich im Einzelfall damit helfen, dass sich der Lizenzgeber im Lizenzvertrag dem Lizenznehmer gegenüber verpflichtet, ihm den Schaden, der ihm durch die Patentverletzung entstanden ist, zu ersetzen, soweit er selbst vom Verletzer Befriedigung erlangen kann. In diesem Fall entstünde dem Lizenzgeber ein Schaden, weil der Lizenznehmer Ansprüche gegen ihn geltend machen kann. Ein Anspruch gegen den Verletzer steht dem Lizenzgeber ebenfalls zu. In diesem Fall liegt auch – entgegen der Annahme von Fischer80 – von vornherein ein Schaden dem Grunde nach vor, nur ist dieser der Höhe nach noch nicht endgültig beziffert. Eine solche Bezifferung ist jedoch gem. § 287 ZPO nicht zwingend, so dass es ausreicht, wenn dem Gericht die tatsächlichen Grundlagen für eine Schätzung des entstandenen Schadens unterbreitet werden.81 Zu beachten ist hierbei jedoch, dass der Lizenzgeber verpflichtet ist, gegen den Verletzer vorzugehen, wenn Aussicht auf Erfolg besteht. Da die Entscheidung hierüber jedoch häufig zu Zweifeln Anlass geben kann, ist häufig in Lizenzverträgen vorgesehen,82 dass es dem Lizenzgeber frei steht, darüber zu entscheiden, ob er im Wege der Klage vorgehen will. Dies ist auch sinnvoll, weil der Lizenzgeber im Zweifel ein erhebliches eigenes Interesse daran hat, gegen den Patentverletzer vorzugehen. Im Einzelfall kann im Übrigen auch ein Anspruch des einfachen Lizenznehmers aus unlauterem Wettbewerb gegeben sein.83
4. Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht zugrunde liegt84
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Besteht für den Lizenzgegenstand kein Schutzrecht, so können gegen einen Nachahmer nur ausnahmsweise Schadensersatzansprüche aufgrund unlauteren Wettbewerbs erhoben werden. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der Nachbau von Gegenständen, die nicht besonders geschützt sind, grundsätzlich zulässig ist. Dies erklärt sich daraus, dass die ganze technische Entwicklung auf dem Erbe der Vergangenheit beruht. Jede Maschine, jede Konstruktion verwendet Ergebnisse, die andere früher erarbeitet haben. Der Nachbau von nicht besonders geschützten Gegenständen ist daher nur dann unzulässig, wenn besondere Umstände die Handlung als unlauter erscheinen lassen.85
Besondere Umstände, aufgrund derer die Nachahmung unzulässig sein kann, können insbesondere das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit dem ursprünglichen Erzeugnis sein, vor allem dann, wenn Täuschungsabsicht, Ausnutzung der Verkehrsgeltung des nachgeahmten Erzeugnisses, Erschleichung von Unterlagen und Kenntnissen bestehen. Im Übrigen darf hierzu auf die Ausführungen über den sog. sklavischen Nachbau in der Literatur verwiesen werden.86
Steht fest, dass eine unlautere Handlung vorliegt, so ist zu prüfen, ob denjenigen, der die Handlung begangen hat, ein Verschulden trifft (§ 9 UWG).
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Zur Erhebung der Klage ist der verletzte Wettbewerber berechtigt. Dies kann entweder nur der Lizenzgeber oder nur der Lizenznehmer, oder es können auch beide nebeneinander sein.
1 Siehe Benkard, PatG, Rn. 6 zu § 58, und Rn. 2 zu § 139 – jeweils m.w.N.; von Falck, Mitt. 2005, 481 ff.; vgl. die Maßnahmen zur Verbesserung des Sachverständigenwesens im Patentverletzungsprozess: Kooperation zwischen der Patentgerichtsbarkeit und der RWTH Aachen, GRUR 2008, 774 ff.; Schulte, PatG, § 6 Rn. 6 ff.; Schönig, GRUR-Prax 2015, 464; Ohly, GRUR 2016, 1120 ff.; Grunwald, GRUR 2016, 1126 ff.; EuGH, 4.2.2016, GRUR Int. 2016, 350 ff. – Hassan = GRUR 2016, 372 ff. = GRUR-Prax 2016, 79, zum Recht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Verletzungsklage trotz fehlender Eintragung der Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister; ders., 22.6.2016, Mitt. 2016, 560 ff. – Verletzungsklage trotz fehlender Eintragung der Lizenz; Nieder, Mitt. 2017, 145 ff.; Steininger, GRUR 2017, 875 ff.; Lohmann, Mitt. 2019, 64; Liddicoat/de Werra, GRUR Int. 2019, 100 ff. 2 Siehe nur Benkard, wie vor. 3 § 139 Abs. 2 PatG; spektakulär war die Schadensersatzsumme von mehr als 900 Mio. Dollar, die Kodak an Polaroid wegen der Verletzung von 12 Patenten in den USA zahlen musste, Bodewig, GRUR Int. 1991, 170. Diese Summe bezog sich zur Hälfte auf entgangenen Gewinn bzw. fiktive Lizenzgebühren und zu 50 % auf Zinsverluste vor Erlass des Urteils. Abgelehnt wurden Ansprüche auf Ersatz der Anwaltsgebühren und auf Verdreifachung des Schadensersatzes; auch Fn. 2 zu Rn. 101; Kraßer, S. 873 ff.; Heide, CR 2003, 165 ff. zu Softwarepatenten im Verletzungsprozess; zu Patentverletzungsprozessen in Frankreich: Véron, Mitt. 2002, 386 ff.; Lang, Mitt. 2002, 407 ff.; Vièl, Mitt. 2002, 412 ff.; Véron/Roux-Vaillard, Mitt. 2006, 294 ff.; das US-Patentgesetz, 35 U.S. C. § 287, sieht vor, dass derjenige, der in den USA ein durch ein US-Patent geschütztes Produkt in Verkehr bringt, möglichst das Produkt, also nicht nur dessen Verpackung, mit der Patentnummer versehen muss; andernfalls kann der Patentinhaber im Verletzungsfall Anspruch auf Schadensersatz erst ab Klageeinreichung oder dem Zeitpunkt eines konkreten Hinweises des angeblichen Verletzers auf die Verletzung geltend machen. Bei einem entsprechenden Vermerk kann der Patentinhaber dagegen bereits Schadensersatz sechs Jahre vor der Klageeinreichung fordern. Münsterer, Mitt. 2010, 322 ff., 333, mit einem Hinweis auf die durchschnittlichen Kosten eines US-Patentverletzungsverfahrens von 2,5–4 Mio. US $ (in komplizierten Fällen auch deutlich höher); siehe zur Umsetzung der EU-Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG in deutsches Recht den Überblick v. 29.8.2008 im BMJ-Newsletter, www.bmj.de, der beim BMJ, [email protected], unentgeltlich abonniert werden kann; vgl. Levko, 2006 Patent and Trademark Damages Study, www.pwc.com, und Levko/Torres, les Nouvelles 2008, 158 ff., als sehr instruktive Hilfe der PricewaterhouseCoopers für die Entscheidung, ob (z.B. wegen der Erfolgsquoten/Höhe des Schadensersatzes/Verfahrensdauer) und wenn, bei welchen US-Gerichten Patentverletzungs-/Nichtigkeitsklagen anhängig gemacht werden sollten. Reitboeck, GRUR Int. 2013, 419 ff.; siehe auch Walz, GRUR Int. 2016, 513 ff.; International Patent Enforcement, les Nouvelles, December 2018, 281 ff., eine Übersicht zu den Vollstreckungsmöglichkeiten bei Patentverletzungen in den wichtigsten Industriestaaten. 4 Benkard, PatG, Rn. 17, 58 zu § 139.
