auch Rn. 381.
VI. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen
287
Ebenso wie für den Lizenznehmer63 besteht für den Lizenzgeber grundsätzlich keine Verpflichtung, auf Verbesserungen bedacht zu sein, wenn sich nicht aus dem Vertrag oder aus den Umständen des Einzelfalls etwas anderes ergibt.
2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen
288
Es besteht grundsätzlich auch keine Pflicht des Lizenzgebers, Verbesserungen dem Lizenznehmer mitzuteilen und ihm Rechte hieran einzuräumen, es sei denn, dass dies im Vertrag vereinbart oder ein derartiger Wille der Vertragspartner aus der Ausgestaltung des Vertrags zu entnehmen wäre.
289
In aller Regel treffen die Parteien jedoch Vereinbarungen, wonach der Lizenzgeber dem Lizenznehmer Verbesserungen mitzuteilen und ihm eine Benutzungsbefugnis einzuräumen hat. Meist geschieht dies in der Form, dass dem Lizenznehmer gestattet wird, Verbesserungen im Rahmen der Lizenz zu verwerten, ohne dass dadurch eine Erhöhung der Lizenzgebühr eintritt. Zur Klarstellung kann es zweckmäßig sein festzustellen, was für völlige Neukonstruktionen gelten soll. Man wird den Lizenzgeber allerdings kaum für verpflichtet halten können, schutzfähige Erfindungen, die er auf dem sachlichen Vertragsgebiet gemacht hat, zum Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden sowie Arbeitnehmererfindungen zu diesem Zweck unbeschränkt in Anspruch zu nehmen, da die Entscheidungsfreiheit des Lizenzgebers dadurch zu sehr eingeschränkt würde.64
Vor allem in den Fällen, in denen der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand nach Ablauf des Lizenzvertrages frei benutzen kann, empfiehlt es sich, Vereinbarungen darüber zu treffen, ob und ggf. unter welchen Bedingungen er Verbesserungen des Lizenzgebers nach Beendigung des Lizenzvertrages weiterbenutzen darf. Hierbei kann vor allen Dingen vereinbart werden, dass der frühere Lizenznehmer z.B. bei der Weiterverwendung von geheimem Know-how während einer angemessenen Dauer und, sofern das Wissen geheim bleibt, hierfür angemessene Zahlungen leistet.65
Folgendes Praxisbeispiel zeigt die Bandbreite: „A will inform B in written form about essential improvements/advancements of the IPR described in I.1. originating solely from and belonging exclusively to A or to which A has the right to grant licenses thereunder being not restricted by any prior contracts or legal regulations to grant licenses. B shall have two months from the receipt of this information to communicate A that B is interested in these improvements/advancements and if patent applications that are going to be filed for these improvements/advancements shall become IPR under this Contract. There will not be any additional royalties for B or its Affiliates or sublicensees for the use of these IPR. B shall bear a portion of the costs for this IPR the parties shall agree upon if B requests that such IPR becomes part of this Contract. Prior to disclosing any of such improvements/advancements to B, A may, if necessary, to comply with prior agreements A has with third parties, request that B enter a confidentiality agreement with A protecting the confidentiality of such improvements/advancements. There shall be no restrictions on B’s and its Affiliates or sublicensees right to use non-patented improvements/advancements regarding the process covered by the IPR. For this, additional royalties will not be required either. This Section 12 shall continue after any termination or expiration of this Contract.“
63 Vgl. Rn. 166 ff. bzgl. des Lizenznehmers; bzgl. des Lizenzgebers siehe nur Benkard, PatG, Rn. 147, 156 zu § 15 und Henn, Rn. 168 m.w.N. 64 Wegen der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Vereinbarungen über Verbesserungen vgl. Rn. 537 ff., 549 f., 582 ff., 612, 781 ff. 65 Vgl. Caroux/Terrapin, GRUR Int. 1981, 56.
I. Allgemeines
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Von den Fällen der Unmöglichkeit (Unvermögen) unterscheidet das deutsche Recht diejenigen, in denen die versprochene Leistung als solche erbracht werden kann, jedoch mangelhaft ist. Der Mangel kann darin bestehen, dass der Lizenznehmer in der Ausübung seiner Rechte durch Rechte Dritter beeinträchtigt wird, oder darin, dass die der Lizenz zugrunde liegende Erfindung nicht die Eigenschaften besitzt, die zum vertragsgemäßen Gebrauch erforderlich sind. Im einen Fall spricht man von Rechtsmängeln, im anderen von Sachmängeln. Hinsichtlich der Frage, wofür der Lizenzgeber im Einzelnen einzustehen hat, ergeben sich aufgrund der Eigenart des Lizenzvertrages erhebliche Schwierigkeiten. Daraus erklärt sich, dass die Rechtsprechung nicht einheitlich ist und dass, soweit sich im Laufe der Zeit bestimmte Grundsätze herausgebildet haben, die Begründung unterschiedlich ist und weniger auf rechtliche als auf wirtschaftliche Erwägungen gestützt wird. Der Bundesgerichtshof verwies in seinen Entscheidungen regelmäßig auf eine ganze Palette unterschiedlicher Rechtsgrundlagen, die das gleiche Ergebnis stützen sollten. Dabei reichte diese Palette von der rechtsähnlichen Anwendung kaufrechtlicher Vorschriften1 sowie einer Kombination aus kauf-, miet- und pachtähnlichen Grundsätzen2 über die allgemeinen Vorschriften über Nichterfüllung3 bis zu den gesetzlichen Regelungen über Treu und Glauben4 und dem Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB n.F.5). Die einschlägigen Entscheidungen werden daher häufig oft rein kasuistisch dargestellt, ohne dass der Versuch eines systematischen Überblicks gemacht wird. Dies bringt eine erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich. Deshalb ist auch nach wie vor die Forderung von Trüstedt6 aktuell, aus dem bürgerlichen Recht Grundsätze abzuleiten, die auf Lizenzverträge zumindest analog angewendet werden können.7
In den letzten Jahren wurden aufgrund der Fusionen und Börsengänge – in den Jahren 2001–2003 aufgrund besonders vieler Insolvenzen – immer häufiger bei Transaktionen auch Rechte, insbesondere Patente in die Risikobewertung der Käufer, Investoren, Banken und Versicherungen einbezogen. Die Käufer der Rechte mussten und müssen bei der Bilanzierung nach internationalen Standards (z.B. IAS, GAAP) ebenfalls Haftungsrisiken lizenzierter und/oder gekaufter Rechte berücksichtigen.
1 § 433 Abs. 1, 2 i.V.m. § 280 BGB. 2 Vgl. dazu BGH, 28.6.1978, GRUR 1979, 768. 3 § 326 BGB a.F. 4 § 242 BGB. 5 BGH, 12.4.1957, GRUR 1957, 595, 596; BGH, 22.5.1959, GRUR 1960, 44, 45; BGH, 12.1.1961, BB 1961, 617; BGH, 1.12.1964, GRUR 1965, 298, 301; vgl. dazu Kraßer, GRUR Int. 1982, 335. 6 Trüstedt, GRUR 1939, 516; auch die diesbezüglichen Bemühungen von Kraßer, GRUR Int. 1982, 335, sind insofern zu begrüßen, obwohl das gefundene Ergebnis, d.h. die Ausrichtung der Haftung des Lizenzgebers nach kaufrechtlichen Maßstäben, nicht unproblematisch ist. 7 Vgl. Rn. 20 ff.
II. Mängelhaftung für Sachmängel
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002
a) Voraussetzungen der Haftung
aa) Allgemeines
